Как известно, регистрация торговой марки в Украине не распространяется автоматически на другие страны. Для этого необходимо осуществить регистрацию торговой марки непосредственно в каждой из интересующих стран. Однако этот процесс является достаточно трудоемким и затратным. Альтернативой такому способу является та называемая Мадридская система. Подробнее о ней расскажет Трембовецкая Татьяна, патентный поверенный и директор патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК".

Довольно часто в наше Агентство обращаются Клиенты с просьбой осуществить для них регистрацию торговой марки во всем мире. Сразу необходимо обратить внимание, что такой универсальной процедуры осуществления регистрации торговой марки  во всех абсолютно странах мира не существует. Да и по большому счету, как выясняется в процессе общения с Клиентом, на самом деле его интересует получение правовой охраны торговой марки в каких-то конкретных странах.

Действительно, регистрация торговой марки только лишь в Украине или другой стране не распространяется автоматически на другие страны. Для этого необходимо осуществить регистрацию такой торговой марки непосредственно в интересующих странах.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 4 действующего Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», иностранные лица, которые проживают или имеют постоянное местонахождение за пределами Украины, при регистрации торговой марки на территории Украины реализуют свои права через представителей в сфере интеллектуальной собственности (патентных поверенных).  Такая же правовая норма нашла свое отображение в законодательстве других стран.

Есть, конечно, определенные исключения, когда все же у заявителя есть возможность получить правовую охрану своей торговой марки в другой стране, минуя обязательство обращаться за услугами к патентному поверенному этой страны. Такие вопросы урегулированы межправительственными соглашениями. Так, на сегодняшний день, в частности, такие соглашения подписаны между Украиной и Российской Федерацией; Украиной и Республикой Беларусь, а также некоторыми другими странами СНГ. Но, по правде говоря, заявители все же предпочитают обратиться за услугами регистрации своей торговой марки к профессионалам. И это очень оправдано, ведь кто как не патентный поверенный  знает все тонкости данного совсем непростого вопроса.

Таким образом, идя по пути регистрации своей торговой марки в каждой стране отдельно, Вы можете себе только представить, какую работу необходимо проделать, в частности, промониторить рынок и найти представителя в сфере интеллектуальной собственности «по душе»,  вести с ним переписку, осуществить оплату гонорара патентного поверенного в каждой стране, отслеживать сроки регистрации своей торговой марки в той или иной стране и т.п. Что касается гонорара патентного поверенного, то смею Вас заверить, что по сравнению с другими странами, в Украине он чуть ли не самый низкий.

Разумная альтернатива вышеописанному способу получение правовой охраны своей торговой марки в разных странах есть. Это так называемая Мадридская система, получившая свое название от названия международно-правовых актов, которые регулируют данный вопрос, а именно: Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., а также Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятый в Мадриде 28 июня 1989 г.

Итак, особенности получения правовой охраны торговой марки за рубежом с помощью Мадридской системы.

Страны-участницы

По состоянию на 23 мая 2013 г., к перечню стран, которые присоединились в Мадридской системе, относится 90 стран мира, включая Украину. Это обозначает, что в каждой из этих стран Вы можете получить правовую охрану. С перечнем таких стран можно ознакомиться на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее по тексту - ВОИС ).  Важно понимать, что при подаче документов по регистрации торговой марки по Мадридской системе Вы не получаете  автоматически правовую охрану во всех 89-ти странах (Украину, естественно, не учитываем). В заявлении четко указывается перечень тех стран, в которых Вы запрашиваете правовую охрану своего знака. При этом за каждую указанную страну оплачивается пошлина (подробнее об этом – далее по тексту).

Процедура подачи заявки

Регистрация торговой марки по Мадридской системе предполагает подачу одной заявки по регистрации торговой марки в Международное бюро ВОИС. Подача такой заявки осуществляется через Государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности» (далее по тексту – ГП «УИПС»). В заявке, помимо данных о заявителе и других необходимых сведений, указывается информация о самой торговой марке (ее изображение, а также перечень заявляемых товаров и услуг), а также перечень стран, в которых испрашивается правовая охрана.  Работа строится таким образом: Клиент сообщает специалистам нашего Агентства перечень тех стран, в которых он хотел бы получить правовую охрану своего знака. 

После получения из ГП «УИПС» заявки, Международное бюро ВОИС немедленно ее регистрирует в своем международном реестре. Датой международной регистрации считается дата, по состоянию на которую ГП «УИПС» была получена заявка, при условии, что от этой даты до даты получения заявки Международным бюро ВОИС прошло не более 2-х месяцев. 

Регистрацию торговой марки по Мадридской системе можно осуществить при условии, что у Вас уже есть так называемая «базовая регистрация» (т.е. зарегистрированная торговая марка) или «базовая заявка» (поданная на регистрацию заявка, еще находящаяся на рассмотрении).

Есть одно исключение при выборе базовой регистрации или базовой заявки. Если в перечне выбранных Вами стран есть Алжир, то Ваша торговая марка должна быть обязательно уже зарегистрирована, а не просто подана на регистрацию.  

Стоимость регистрации

Ответить на вопрос о стоимости регистрации торговой марки по Мадридской системе сразу не получится, ведь общую стоимость регистрации составляют целый ряд платежей. Это такие платежи как международная пошлина ВОИС, государственный сбор Украины, услуги специалистов Агентства. Если  со второй и третьей составляющей все просто, то с первой – не все так однозначно. Так, по состоянию на 18 июня 2012 г., стоимость госсбора составляет 600 грн., стоимость услуг Агентства – 2500 грн. Давайте подробнее остановимся на первой составляющей – международной пошлине ВОИС. Международная пошлина ВОИС исчисляется в швейцарских франках (CHF), величина пошлины указана здесь , а ее составляющими являются:

Особенности регистрации в отдельных странах

После осуществления регистрации заявки в Международной бюро ВОИС, она направляется в Патентные Ведомства стран, в которых испрашивается правовая охрана торговой марки. Далее заявка проходит экспертизу в каждой из заявленных стран отдельно. И вот здесь начинается все самое «интересное». Несмотря на общепринятые международные нормы права в сфере интеллектуальной собственности, регистрация торговой марки в каждой стране имеет свои особенности. Например:

В случае вынесения предварительного отказа в регистрации знака, Патентное ведомство Китая дает на ответ всего-то 15 (!) дней с момента получения отказа. По сравнению с другими странами, это очень мало. Например, США выделяют на ответ 6 месяцев от даты вынесения решения;  Дания – 4 месяца;  Финляндия -12 недель. Особенно щедра в этом вопросе Австралия  - 15 месяцев от даты вынесения решения о предварительном отказе.

Наиболее щепетильны, с нашей точки зрения, эксперты Патентного Ведомства США. Очень редко, когда с их стороны не направляются те или иные запросы. Чаще всего эти запросы касаются  корректировки перечня заявленных товаров и услуг. В США вообще не практикуется заявлять полные перечни классов товаров и услуг, даже просто общие формулировки неприемлемы (например, «осветительное оборудование», «санитарно-техническое оборудование»). Таким образом, эксперты Патентного Ведомства США требуют конкретизировать практически каждый заявленный термин, несмотря на то, что все эти термины предусмотрены в Международном классификаторе товаров и услуг. К слову, не так давно мы обратили внимание на скромно заявленный перечень услуг 40-го класса в зарегистрированном на имя компании из США знака для товаров и услуг «Speaking roses» (свидетельство Украины № 74822 от 10.04.2007 г.). Так, перечень услуг 40-го класса содержит всего одну формулировку, да и еще конкретизированную: «Друкування повідомин на зрізаних квітах».

В работу специалистов нашего Агентства входит, в частности, оперативное информирование Клиентов о полученных из Международного бюро письмах, в которых, в свою очередь, содержится информация из Патентных ведомств заявленных стран. Замечательно, если речь идет о принятии положительного решения о регистрации торговой марки в той или иной стране. Но если же речь идет о получении предварительного отказа, в таком случае необходимо оперативно принимать решение о дальнейшей судьбе регистрации торговой марки в этой стране.

Сроки

Срок  процедуры регистрацииторговой марки по Мадридской системе составляет порядка 12-18 мес. от даты международной регистрации знака.

Срок действия международной регистрации торговой марки составляет 10 лет от даты международной регистрации. Данный срок может быть каждый раз продлен на 10 лет, при условии осуществления оплаты соответствующей пошлины ВОИС в течение 6 месяцев до даты окончания действия международной регистрации торговой марки.

Таким образом, зарегистрированный с помощью Мадридской системы знак является эквивалентом заявки или регистрации этого знака, осуществленной непосредственно в каждой из стран, указанных заявителем. При этом, если в течение определенного срока ведомство по товарным знакам той или иной указанной страны не отказывает в охране, охрана знака является такой же, как если бы он был зарегистрирован в этом ведомстве непосредственно. Дополнительно следует обратить внимание, что Мадридская система также в значительной мере упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку имеется возможность внесения записи о последующих изменениях или о продлении регистрации путем одного процедурного действия. В частности, в дальнейшем могут быть также указаны дополнительные страны.